米国 CAFC デシジョン（In re Bilski）

（情報追加：11月2日）
・Tangibility Gone “Meta”(from PatentlyO)
By Professor Kevin Emerson Collins (Indiana University Law School – Bloomington)
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（情報追加：11月1日）
・Bilski後のソフトウェアの特許性について（Parent Prospector）
・Bilski後のビジネスモデルの特許性について（Fish & Richardson）
・Machine-Or-Transformation Testの概要とオピニオンの分析（IPLAW 360）

The machine-or-transformation test is a two-branched inquiry; an applicant may show that a process claim satisfies § 101 either by showing that his claim is tied to a particular machine, or by showing that his claim transforms an article. See Benson, 409 U.S. at 70. Certain considerations are applicable to analysis under either branch. First, as illustrated by Benson and discussed below, the use of a specific machine or transformation of an article must impose meaningful limits on the claim's scope to impart patent-eligibility. See Benson, 409 U.S. at 71-72. Second, the involvement of the machine or transformation in the claimed process must not merely be insignificant extra-solution activity.See Flook, 437 U.S. at 590.

----------------10月31日----------------------
待ちに待ったデシジョンが出ました。オピニオンは132ページもあってとても読みきれていませんが、
CAFCはBPAIの審決を維持し、Bilskiの発明は発明の主題ではないとしました（9対3）。

In re Bilski, __ F.3d __ (Fed. Cir. 2008)(en banc)
The Federal Circuit has affirmed the PTO's Board of Patent Appeals (BPAI) finding that Bilski's claimed invention (a method of hedging risks in commodities trading) does not satisfy the patentable subject matter requirements of 35 U.S.C. § 101

ステートストリート事件での、"useful, concrete, and tangible result" of a process テストはクレームがpatent-eligibleであるか判断するには不十分だとされました。
しかしながら、ビジネスモデルやソフトウェアはmachine-or-transformation testを充足するなら特許の主題足りえるとし、特許取得の可能性を完全に否定したわけではありません。

デシジョンの解説及びそのインパクトに関する議論は下にリストアップしたサイトを参照ください。
ビジネスモデル、ソフトウェアが特許として認められる可能性は残ったとする見方や、ほぼ捨て去られたとする見方など色々あります。ここで気をつけなければならないと（あくまでも、私が個人的に）思うのは正解は存在しないということです。このデシジョンのissue spotting（論点の抽出）は既に始まっており、デシジョンで示された内容の定義論争も活発にされています。日本のニュースサイトではビジネスモデル特許は葬られたと思わせるような論調の報道（1）がこれからどんどん出てくると思いますが、事実と憶測をきちんと区別して情報を咀嚼する必要があると思います。

（以下は私の憶測です）
とはいえUSPTOでビジネスモデル、ソフトウェアが特許査定される可能性はぐっと低くなったと思います。「ソフトウェア特許の終焉？」で紹介しましたが、

BPAIは2つの審判、Ex parte Langemyr (May 28, 2008) とEx parte Wasynczuk (June 2, 2008)において特許要件の範囲を以下のように示しました。
"A general purpose computer is not a particular machine, and thus innovative software processes are unpatentable if they are tied only to a general purpose computer"

とされています。このBPAIによる「a particular machine」の定義と今回の判決を組み合わせればビジネスモデル、ソフトウェア発明のほとんどがUSPTOでは拒絶となるでしょう。そして、控訴審で「In re Bilskiデシジョン」が各事例にあてはめて解釈され、デシジョン中のissueが定義されていくと思います。

　（PatentlyO)
　(Patent Prospector)
　(271)
　(Filewrapper)
　(Patentbaristas)
　（PLI）(PLI2)
　(IP Spotlight)
　(he University of Chicago Law Faculty Blog )
　(IP ADR Blog)
　(Patentarcade)
　(Daily Dose of IP)
　（Law.com）
　（WSJ）
　（AT）
software, businessmodel, state street bank