CAFC Tafas v. Doll (Dudas)！アップデート

（情報追加：4月24日）
CAFCのパネルまたは大法廷によるヒヤリング・ペティションの期限が5月4日となっていますがこの期限を1月延長するよう原告、被告とも求めたとのことです。
(IPWatchdog)
----09/3/25-------------
（情報追加：3月2５日）
当面は新規則が適用されないそうです。このままお蔵入り～
The litigation remains pending. The Final Rules will not be implemented at this time.(USPTO)
----09/3/23-------------
（情報追加：3月23日）
新規則の復習(Patent Docs)
Tafas v. Doll 2(Patent Docs)
-----09/03/21-------
USPTOのルール改正に関するＣＡＦＣの控訴審判決がでました。
CAFCは継続出願回数制限に関する規則は35 USC § 121違反だとしました。また、USPTOは実体的な規則を作成する権限を有さないとの見解を示しましたがこの規則改正の大部分は手続き的なものであるとの見解も示しました。
つまり、継続出願の回数制限以外の規則改正 --- 継続審査請求の回数制限やクレーム数規則；5（独立クレーム数）/25（全クレーム数）を越えた時のESD提出規則などについてはUSPTOの規則作成権限 --- を認めました。
連邦地裁でのＵＳＰＴＯの完全敗北から考えればＵＳＰＴＯの逆転勝利といえるでしょう。

ＥＳＤルールに関しＵＳＰＴＯにそのルール導入の権限を認めたのはある意味米国特許法改正より一大事です。実務にすぐにも影響してきます。ＥＳＤを作成しなければならないクレーム数は、確か関連出願を含めてカウントされたように記憶しています（うろ覚え、急いで確認しないと：確認しました。一番下参照）。だとするとＥＳＤ作成対象の出願はかなりの数に上ります。出願コストが圧倒的に跳ね上がるし、どのようにESDを作成すべきかも五里霧中です。書きすぎるとエストッペルに引っ掛かるし、最低限ぎりぎりの要件を満たす程度に作成すれば良いのだろうか？、でも、あまりに手を抜くとと不衡平行為だとか言われそうな気がする・・・
ＣＡＦＣの大法廷、または最高裁で見直しされないかな（切望）。
　＜参考＞CAFC大法廷の開催条件はCAFC-IOP第14節参照

(Fed. Cir. 2009)
Tafas v. Doll: Continuation Limits Invalid; Limits on Claims and RCEs are OK (PatentlyO)
Tafas v. Doll (Patent Docs)
Victory to the Patent Office in Claims & Continuations Appeal (IP Watchdog)
Procedural Kowtow (Patent Prospector)
Continuation rules appeal decided; continuation limit invalid; RCE limit and ESD requirements valid (File Wrapper)
Federal Circuit Decides Appeal of PTO Rules (Inventive Step)
CAFC issues judgment in claims and continuations appeal (iam magazine)
Tafas v. Doll (Anticipate This!)
Federal Circuit Sides With PTO in Dispute Over Rules (Law.com)
The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ruled Friday in a split decision that the Patent and Trademark Office did not overstep its authority in adopting a set of new rules that some intellectual property lawyers say fundamentally alter patent practice and threaten innovation.


JIPA国際第1委員会の資料（2007年10月19日）より抜粋
1.2 クレーム数のカウントの仕方
(1) 一出願に含まれるクレーム数だけでなく、当該出願人が保有する係属中の出願であって、当該出願に含まれるクレームと特許性の区別が不明確な（Patentably Indistinct）クレームを含む、他のすべての出願のクレーム数を合算した数について5/25の制限を受ける。
例えば、同一人が保有する係属中の出願A及びBがあり、それぞれの独立クレーム数が3、全クレーム数が20とする。出願Aの少なくとも一つのクレームが、出願Bの少なくとも一つのクレームと特許性の区別が不明確な場合、出願A及び出願Bのそれぞれにおいて、独立クレーム数が6、全クレーム数が40とカウントされる。
なお、許可通知を受けた出願、放棄された出願、特許法141条により連邦巡回控訴裁判所（CAFC）へ出訴した出願等は、係属中の出願に該当しない。
(2) 限定要求等の応答で非選択としたクレームは、審査に復帰又は再加入されない限り、クレーム数カウントの対象外となる。