米国 再審査請求における証拠再使用の是認

CAFCが再審査請求時に同一証拠（先行技術）の再使用を是認　(1)(2)
In Re Swanson, September 4, 2008 (07-1534)
Panel: Circuit Judges Lourie, Bryson, and Gajarsa
Opinion by Circuit Judge Gajarsa
------抜粋-------
背景:

1. 1997年、CAFCは In re Portola Packaging Inc., 110 F.3d 786 (Fed. Cir. 1997),において、「USPTOが既に同じクレーム、またはより広いクレームの(査定系再)審査において考慮した先行技術は再審査請求の考慮範囲から除かれる」と判断した。
2. 2002年 議会は § 303(a)を改正し、赤字部分を付け加えた。
   (a) Within three months following the filing of a request for reexamination under the provisions of section 302 of this title, the Director will determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications. On his own initiative, and any time, the Director may determine whether a substantial new question of patentability is raised by patents and publications discovered by him or cited under the provisions of section 301 of this title. The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.

Swanson's (aka Abbott's) 事件:
AbbottはSyntron社がSwanson特許（ 5,073,484） を侵害しているとして訴えた。Syntron社はそれに対しSwanson特許は無効だとして、すでにUSPTOが特許審査の過程で用いた先行技術(4,094,647 :"Deutsch" )を引用して反訴した。連邦地裁はこの先行技術との対比において特許は有効であると判断した。Syntron社はCAFCに控訴したがCAFCも連邦地裁の判断を支持した(Abbott Labs. v. Syntron Bioresearch, Inc., 334 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2003))。
次に、Syntron社は同じ先行技術に関してUSPTOに再審査を請求した。

1. 先行技術はすでにUSPTOにおいて考慮されている
2. 連邦地裁は該先行技術をUSPTOで考慮した技術と同じであると判断した
3. CAFCは連邦地裁の判断を支持した

上記、３つの事実があるにも関わらず、USPTOは特許性に関する実質的に新しい争点であると判断し、特許を無効とした。
その控訴審（In Re Swanson）においてCAFCは、同じ争点が裁判所で扱われていたにしろUSPTOは再審査請求を認める権限を有するとしてUSPTOの判断を是認した。